Precedente de Observancia Obligatoria sobre “Acción de cancelación del registro por falta de uso de la marca”

Con fecha 05 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Precedente de Observancia Obligatoria sobre “Acción de cancelación del registro por falta de uso de la marca”, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI.

El procedimiento de cancelación de marcas por falta de uso se encuentra estipulado en los artículos 165 al 170 del Capítulo V de la Decisión 486 de la Comunidad. En virtud de esta normativa, la Autoridad Competente ha podido decidir correctamente y conforme a los medios probatorios remitidos de los titulares.

En ese sentido, el precedente en referencia tiene por finalidad delimitar los alcances del procedimiento de cancelación de marca para poder identificar la valoración atribuible a los medios probatorios presentados en dicho procedimiento, en especial, cuando un titular cuenta con diversas marcas registradas similares entre sí en atención a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

De esta manera, el titular, quien tiene la carga de probar el uso de cada una de las marcas, debe tener en consideración que cada registro es independiente por lo que los medios probatorios no pueden ser utilizados para acreditar el uso de dos o más marcas registradas con distinto certificado de registro.

Por otro lado, el precedente también hace referencia a los criterios de uso de marcas derivadas, por lo que deberá tenerse en cuenta que cada registro resulta independiente aun cuando tienen un elemento relevante en común. Por este motivo, el titular podrá gozar de sus derechos de exclusiva de cada marca independientemente y, además, deberá acreditar el uso de las marcas de la misma forma.  

Asimismo, se detallan los criterios a tomar cuenta al momento de analizar los medios probatorios en dicho procedimiento, los cuales son los siguientes:

“(…) para efectos de analizar el uso de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios:

a) El signo que el titular de la marca utiliza en el mercado debe ser idéntico o sustancialmente similar a la marca registrada, esto es, que las posibles diferencias que presenten estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo,

b) La Marca empleada debe identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca, y

c) Los productos o servicios distinguidos por la marca deben haber sido puestos en el comercio o encontrarse disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo normalmente de su naturaleza”.

Por ende, el titular, quien tiene el derecho de exclusiva sobre una marca registrada, para acreditar el uso correcto de la misma, deberá presentar medios probatorios que no presenten algún tipo de alteración del carácter distintivo en el que la marca fue registrada.

Finalmente, en el caso de que el titular presente los mismos medios probatorios en diversos expedientes de marcas derivadas, será la autoridad competente quien determine a cuál de las marcas derivadas corresponden los medios probatorios y, habiéndose determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados para acreditar el uso de las demás marcas.

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